2026-08-17 - CoA - Knaus Tabbert v. Yellow Sphere Innovations et al. - UPC_CoA_365/2025

I. Erkennt die Fachperson aufgrund ihrer eigenen Fachkunde, dass sie eine Lösung auf einem anderen technischen Gebiet finden kann oder sich das zu lösende Problem in einem sachlich naheliegenden Gebiet in ähnlicher Weise stellt, ist davon auszugehen, dass sie Experten oder Fachleute auf diesem technischen Gebiet hinzuzieht oder entsprechende Erkundigungen einholt. II. Die Aufnahme eines bestimmten Herstellungsverfahrens in einen Erzeugnisanspruch ändert nichts daran, dass es sich um einen Erzeugnisanspruch handelt. Die Aufnahme des Herstellungsverfahrens in den Patentanspruch dient lediglich der mittelbaren näheren Beschreibung des Erzeugnisses. Es ist deshalb zu prüfen, ob sich das angegebene Herstellungsverfahren mittelbar in besonderen Eigenschaften des Erzeugnisses niederschlägt. Können diese besonderen Eigenschaften allerdings nur im Wege des angegebenen Herstellungsverfahrens erreicht werden, ist das Patent im Ergebnis auf durch das Herstellungsverfahren hervorgebrachte Erzeugnisse beschränkt. Körperliche und funktionale Eigenschaften des Erzeugnisses, die sich aus der Anwendung des Verfahrens ergeben, gehören zu den Sachmerkmalen des beanspruchten Erzeugnisses. Ob es solche gibt und welche das sind, ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln. Maßgeblich ist dabei, wie die Angaben zum Herstellungsweg aus fachlicher Sicht zu verstehen sind und welche Schlussfolgerungen die angesprochene Fachperson hieraus im Hinblick auf die Beschaffenheit der auf diesem Wege herstellbaren Sache zieht. III. Enthält ein Patentanspruch keine ausdrückliche Festlegung hinsichtlich der Reihenfolge der Verfahrensschritte, spricht dies grundsätzlich dafür, dass die im Patentanspruch gewählte Reihenfolge nicht zwingend ist. IV. Ein allgemeiner Begriff offenbart nicht ohne Weiteres sämtliche unter ihn fallende, aber nicht explizit genannten spezifischen Begriffe. Auch wenn hierfür eine ausdrückliche Nennung nicht erforderlich ist, kann in den Offenbarungsgehalt einer Vorveröffentlichung nur das mit einbezogen werden, was die Fachperson bei aufmerksamer Lektüre ohne weiteres erkennt und als selbstverständlich mitliest. V. Die Zuständigkeit des EPG setzt nicht voraus, dass in der Sache das EPGÜ zur Anwendung kommt. Von der Frage der Zuständigkeit zu trennen ist die Frage der temporalen Anwendbarkeit des materiellen Rechts (EPG-Berufungsgericht, 2. Juni 2025, UPC-CoA-156/2025, XSYS/ESKO, Rn. 34; vgl. EuGH, 5. September 2019, C-172/18, AMS Neve/ Heritage u.a. ECLI:EU:C:2019:674, Rn. 63 f.). Dies folgt schon daraus, dass das Gericht aus Gründen der Rechtssicherheit in der Lage sein muss, anhand der Normen des EPGÜ und der Brüssel Ia-VO (Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen) zu entscheiden, ob es zuständig ist, ohne in eine Sachprüfung eintreten zu müssen (vgl. EuGH, 16. März 1999, C-159/97, Trasporti Castelletti Spedizioni Internazionali SpA/Hugo Trumpy SpA, EuZW 1999, 441, Rn. 8). VI. Das EPGÜ enthält insbesondere mit Art. 63, 64, 67, 68 und 72 materiell-rechtliche Normen (vgl. EPG-Berufungsgericht, 16. Januar 2025, UPC_CoA_30/2024, Fives/Reel Rn. 66). Da es keinen Gleichlauf zwischen Zuständigkeit und anwendbarem materiellem Recht gibt, folgt aus der Zuständigkeit des EPG nicht, dass diese Normen auch auf Sachverhalte vor dem 1. Juni 2023 Anwendung finden. Es besteht kein Erfordernis, zu gewährleisten, dass Vorschriften nur einer Rechtsordnung anwendbar sind (EuGH, AMS Neve/ Heritage u.a. ECLI:EU:C:2019:674, Rn. 64). VII. Während bei Verfahrensvorschriften im Allgemeinen davon auszugehen ist, dass sie ab dem Datum ihres Inkrafttretens Anwendung finden, sind Vorschriften des materiellen Rechts im Interesse der Beachtung der Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes so auszulegen, dass sie für vor ihrem Inkrafttreten abgeschlossene Sachverhalte nur gelten, soweit aus ihrem Wortlaut, ihrer Zielsetzung oder ihrem Aufbau eindeutig hervorgeht, dass ihnen eine solche Wirkung beizumessen ist. Aus Gründen des Vertrauensschutzes sind neue Rechtsnormen grundsätzlich nicht auf dem unter dem alten Recht entstandene und endgültig erworbene Rechtspositionen anwendbar, finden jedoch auf künftige Wirkungen eines unter dem alten Recht entstandenen Sachverhalts sowie auf neue Rechtspositionen Anwendung. Etwas anderes gilt nur – und vorbehaltlich des Verbots der Rückwirkung von Rechtsakten –, wenn zusammen mit der neuen Rechtsnorm besondere Vorschriften erlassen werden, die speziell die Voraussetzungen für ihre zeitliche Geltung regeln. Dieses aufgrund allgemeinen Völkergewohnheitsrecht anerkannte und auch aus Art. 28 WÜRV folgende Rückwirkungsverbot ist auch bei der Auslegung des EPGÜ zu beachten (vgl. EPG-Berufungsgericht, 2. Juni 2025, UPC-CoA-156/2025, XSYS/ESKO, Rn. 35; EuGH, 22. Juni 2022, C-267/20, ECLI:EU:C:2022:494, Volvo u.a./RM, Rn. 31-32). VIII. Das EPGÜ enthält keine Bestimmungen, die die Voraussetzungen für die zeitliche Geltung auf abgeschlossene Sachverhalte ausdrücklich regeln. Insbesondere Art. 3 EPGÜ enthält keine solche Regelung (EPG-Berufungsgericht, 2. Juni 2025, UPC-CoA-156/2025, XSYS/ESKO, Rn. 27). Art. 3c) EPGÜ legt zwar ohne Einschränkung fest, dass das Übereinkommen unbeschadet des Art. 83 EPGÜ für alle europäischen Patente, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens noch nicht erloschen sind oder die nach diesem Zeitpunkt erteilt worden sind, gilt. Entsprechendes gilt gemäß Art. 3 d) EPGÜ für europäische Patentanmeldungen. Eine ausdrückliche Regelung, wie mit bereits abgeschlossenen Sachverhalten zu verfahren ist, lässt sich der Regelung nicht entnehmen. Auch Art. 24 EPGÜ enthält keine ausdrückliche Regelung hinsichtlich der zeitlichen Geltung bereits abgeschlossener Sachverhalte. Das bedeutet, dass auf vor dem 1. Juni 2023 abgeschlossene Sachverhalte hinsichtlich europäischer Bündelpatente das nationale materielles Recht Anwendung findet, welches gemäß Art. 24 Abs. 2 a) EPGÜ i.V. mit Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) 864/2007 (Rom II-VO) zu bestimmen ist. Ein abgeschlossener Sachverhalt liegt vor, wenn eine Rechtsposition entstanden ist. Bei Unterlassungsansprüchen ist der Sachverhalt erst mit endgültiger und ernsthafter Beendigung der Zuwiderhandlung abgeschlossen, weil jede drohende oder tatsächliche Zuwiderhandlung jeweils einen neuen Anspruch auf Untersagung begründet, der auch in die Zukunft wirkt. Das bedeutet, dass wenn der Patentverletzer die verletzenden Handlungen vor dem 1. Juni 2023 nicht endgültig und ernsthaft eingestellt hat, das Rückwirkungsverbot einer Anwendung des Art. 63 EPGÜ (endgültige Verfügungen) nicht entgegensteht. IX. Entsprechendes gilt für Abhilfemaßnahmen nach Art. 64 Abs. 2 b), c), d) und e) EPGÜ. Die Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung aus den Vertriebswegen betreffen nur die in den Vertriebswegen noch vorhandenen patentverletzenden Gegenstände und damit keinen vor Einreichung der Klage nach dem 1. Juni 2023 abgeschlossenen Sachverhalt. Dasselbe gilt für den Vernichtungsanspruch, der nur die in unmittelbaren und/oder mittelbaren Besitz und/oder im Eigentum des Verletzers befindlichen Erzeugnisse betrifft. X. Anderes gilt für den Anspruch auf Schadensersatz. Da jede einzelne Patentverletzung zu einem Schadensersatzanspruch führt, ist der Sachverhalt abgeschlossen, wenn die Einzelhandlung beendet ist. Benutzungshandlungen, die vor Inkrafttreten des EPGÜ abgeschlossen waren, sind deshalb im Hinblick auf Schadensersatzansprüche ausschließlich nach nationalem Recht zu beurteilen. XI. Dasselbe gilt für Auskunftsansprüche, die Art. 8 der Durchsetzungsrichtlinie (RL 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004) umsetzen, soweit diese nicht nach dem nationalen Recht dem Verfahrensrecht zugerechnet werden. Auf Auskunftsansprüche, die nach nationalem Recht verfahrensrechtlicher Natur sind, findet dagegen Art 67 EPGÜ Anwendung. XII. Für Schadensersatz oder Entschädigung aufgrund des vorläufigen Schutzes, den eine veröffentlichte Anmeldung eines europäischen Patents gewährt, enthält das EPGÜ keine materiellrechtliche Anspruchsgrundlage. Art. 32 f) EPGÜ enthält insoweit lediglich eine Kompetenzzuweisung. Deshalb muss das Gericht auf Grundlage des Art. 24 Abs. 1 c) EPGÜ die Vorschrift des Art. 67 EPÜ anwenden, die in ihrem Absatz 1 in erster Linie einen Schutz nach Art. 64 EPÜ (also Schadensersatz) vorsieht, aber in Absatz 2 den EPÜ-Vertragsmitgliedstaaten einen begrenzten Gestaltungsspielraum belässt, der bis zur unteren Grenze einer angemessenen Entschädigung reicht. Insoweit ist deshalb unabhängig vom Zeitpunkt des Entstehens des Anspruchs nationales Recht anwendbar. XIII. Es obliegt den Parteien, ihre rechtlichen Argumente und Gutachten privater Sachverständiger zum nationalen Recht vorzubringen (vgl. EPG-Berufungsgericht, 13 August 2025, UPC-CoA-446/2025, Boehringer Ingelheim/Zentiva, Rn. 72). Darlegungs- und beweisbelastet für das nationale Recht ist diejenige Partei, die sich auf einen bestimmten Inhalt des nationalen Rechts beruft. Das nationale Recht ist zwar keine Tatsache im Sinne des Art. 54 EPGÜ. Dessen Ermittlung ist jedoch nicht lediglich vom Inhalt der einschlägigen Gesetzestexte abhängig, sondern davon wie diese in der Rechtspraxis und Rechtslehre angewandt werden. Dies rechtfertigt eine analoge Anwendung des Art. 54 EPGÜ. XIV. Die Durchsetzungsrichtlinie wurde durch alle Mitgliedstaaten umgesetzt (vgl. Bericht der Kommission und den Rat, das Europäische Parlament, den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, KOM (2010) 779 endg.). Nach Art. 13 Abs. 1 der Durchsetzungsrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die zuständigen Gerichte auf Antrag der geschädigten Partei anordnen, dass der Verletzer, der wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass er eine Verletzungshandlung vornahm, dem Rechtsinhaber zum Ausgleich des von diesem wegen der Rechtsverletzung erlittenen Schadens angemessenen Schadensersatz zu leisten hat. Art. 68 Abs. 1 EPGÜ übernimmt diese Voraussetzungen für die Zuerkennung von Schadensersatz nahezu wortidentisch und geht nicht über diesen Mindestschutzstandard hinaus. Daraus ergibt sich die Vermutung, dass die Art. 13 der Durchsetzungsrichtlinie umsetzenden nationalen Regelungen dem Art. 68 Abs. 1 EPGÜ entsprechende Regelungen enthalten und jedenfalls nicht zu Ungunsten des Patentinhabers davon abweichen. XV. Da Art. 67 Abs. 1 EPGÜ die Vorgaben des Art. 8 der Durchsetzungsrichtlinie übernimmt, ist aus denselben Gründen davon auszugehen, dass der Anspruch auf Auskunft bei den Mitgliedstaaten nicht hinter den in Art. 67 Abs. 1 EPGÜ vorgesehenen Rechtsfolgen zurückbleibt.

The Court of Appeal settled which law governs infringement occurring before the UPCA entered into force. Jurisdiction and applicable substantive law are separate questions, so the Court's competence over pre-1 June 2023 acts does not make the UPCA's substantive provisions apply to them; for situations already completed on that date, national law determined under Art. 24(2)(a) UPCA and Art. 8(1) Rome II applies. A situation is completed once a legal position has arisen, which for an injunction means only when the infringement has definitively and seriously ceased, so injunctions and the recall and destruction remedies were unaffected by the non-retroactivity principle, whereas damages and substantive information claims for acts finished before that date fall to national law; the UPCA contains no substantive basis at all for compensation for provisional protection, which reaches national law through Art. 24(1)(c) UPCA and Art. 67 EPC. The party relying on a particular content of national law must plead and prove it, Art. 54 UPCA applying by analogy, but because Art. 68(1) and Art. 67(1) UPCA reproduce the Enforcement Directive's minimum standard almost verbatim, national implementations are presumed not to fall short of them. On the merits the Court also held that inserting a manufacturing process into a product claim leaves it a product claim whose process features count only in so far as they translate into properties of the product, and it refused to admit prior art searched for only after the first-instance decision.