2026-05-26 - LD Milan - Pirelli Tyre v. Sichuan Yuanxing Rubber et al. - UPC_CFI_770/2024

ITALIAN: 1) Il Tribunale condivide l’orientamento interpretativo espresso dal Board of Appeal dell’EPO (v. Decision T1000/12 del 17 Dicembre 2023, T 412/09 del 09 maggio 2012 et al) secondo il quale solo in circostanze eccezionali si può presumere che la documentazione brevettuale rappresenti le conoscenze generali comuni dell’esperto del ramo. Tali circostanze eccezionali si verificano, ad esempio, quando una serie di documenti brevettuali fornisce un quadro coerente del fatto che una particolare procedura tecnica è generalmente nota. Nel caso in esame, vi è la prova dell’esistenza di una serie di documenti brevettuali strettamente riferiti al settore specifico degli pneumatici, nei quali viene recepita la medesima tecnica di rappresentazione in piano del disegno battistrada, tale da rappresentare quindi la common general knowledge dell’esperto del ramo. 2) Il principio di vicinanza della prova consente la redistribuzione dell’onere della prova nel caso in cui la parte onerata dalla prova abbia fornito forti indizi rispetto al fatto da provare (qui la titolare del brevetto mediante riproduzioni fotografiche dei prodotti della convenuta) e la parte avversaria (qui la convenuta in violazione del brevetto) ha un accesso privilegiato ai documenti e alle informazioni che consentono di accertate in via diretta quel fatto. La Corte di Giustizia ha focalizzato l’attenzione su questo punto nei casi in cui il rifiuto opposto dal convenuto di rendere informazioni nella sua diretta disponibilità può compromettere l’effettività del regime probatorio, imponendo al giudice nazionale di valutare l’asimmetria informativa tra le parti (v. Sentenza del 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, punti 38 e ss.).

The Milan Local Division upheld Pirelli's motorcycle-tyre patent EP 3 519 207 B1 against SYR's counterclaim for revocation and found literal infringement by SYR's HA-51R / HA-51F tyres exhibited at the EICMA trade fair and promoted online. For inventive step, the panel applied the holistic approach articulated in UPC CoA 457/2024 and CoA 528/2024 (25 November 2025), holding that an off-road-only prior art (D1) is not a realistic starting point for an invention seeking a compromise between on-road and off-road performance, and that schematic drawings cannot ground dimensional features without textual support (following EPO BoA T 2052/14). Sufficiency was upheld because the planar representation of the tread pattern qualifies as common general knowledge under the exceptional-circumstances test of EPO BoA T 1000/12, demonstrated by a consistent series of prior-art patent documents. The court granted a UPC-wide permanent injunction (Art. 25, 34, 63 UPCA) with a EUR 400-per-tyre penalty and a EUR 5,000-per-day penalty for non-compliance with the publication order (Art. 80 UPCA), but denied recall/destruction (Art. 64.2(b)(e) and 64.3 UPCA) for lack of distribution evidence and refused an interim award of damages (R. 119 RoP) as discretionary in the absence of certain proof.