2024-12-18 - LD Munich - Huawei Technologies Co. Ltd v. Netgear Inc., Netgear International Limited, NETGEAR Deutschland GmbH

1. Das einzige online verfügbare amtliche Formular für die Einreichung eines Rücktritts von der Ausnahmeregelung gem. Regel 5.7 VerfO ist der entsprechende Workflow im Fallbearbeitungssystem (CMS). Bei dem bereitgestellten Template handelt es sich nicht um ein Formular im Sinne der Regel 4.1 VerfO, sondern um eine Arbeitshilfe (template to support) für die Nutzer des Systems. Den Nutzern ist es freigestellt, eine andere Arbeitshilfe (template) zu verwenden. 2. Soweit der Erschöpfungseinwand alle angegriffenen Ausführungsformen betrifft, ist ihm sogleich im Erkenntnisverfahren nachzugehen. Bei Erfolg ist die Klage abzuweisen. Soweit der Erschöpfungseinwand nicht alle angegriffenen Ausführungsformen betrifft, kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an, ob und inwieweit dem Einwand sogleich, oder erst im Rahmen der Zwangsvollstreckung nachzugehen ist. 3. Soweit der Patentinhaber mehrere unterschiedliche noch annahmefähige Angebote abgegeben hat, zum Beispiel ein Angebot betreffend eine bilaterale Lizenz an dem Portfolio des Patentinhabers und ein Angebot betreffend eine Lizenz an dem Portfolio eines Patentpools, in dem das zu lizenzierende Patent oder Portfolio des Patentinhabers mit enthalten ist, kann die auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung gerichtete Verletzungsklage nicht abgewiesen werden, wenn davon auszugehen ist, dass mindestens eines der beiden Angebote den kartellrechtlichen Anforderungen genügt. Denn der Patentinhaber ist aus kartellrechtlichen Gründen nur gehalten, dem Patentbenutzer einen Lizenzierungsweg aufzuzeigen, der den FRAND-Anforderungen genügt. Der Patentinhaber kann seinen kartellrechtlichen Verpflichtungen insbesondere durch das Angebot einer Pool-Lizenz nachkommen. Dasselbe gilt auch in Bezug auf eine vertragsrechtliche Bewertung, zum Beispiel in Bezug auf einen unter Geltung der IEEE Bylaws 2007 abgegebenen Letter of Assurance (LOA). 4. Die Ausführungen des Unionsgerichtshofs in Randnummern 66-67 des Urteils Huawei v. ZTE bedeuten, dass die Klageerhebung kartellrechtswidrig sein mag, weil das Angebot des Patentinhabers FRAND-Bedingungen widerspricht, der Verletzter dies im Rahmen einer Verteidigung gegen denjenigen Teil der Klage, der auf Unterlassung, Rückruf oder Vernichtung gerichtet ist aber nur dann einwenden darf, wenn er selbst ohne Verzögerungstaktik ein konkretes Gegenangebot unterbreitet hat, das FRAND-Bedingungen entspricht, sowie darüberhinausgehend im Falle von dessen Ablehnung eine angemessene Sicherheit geleistet und Auskunft über den Umfang der Benutzungshandlungen gegeben hat.

The Munich Local Division upheld a standard-essential patent in full and granted the complete remedy package against the implementer. It dismissed a R. 19 preliminary objection, holding that the only official online form for withdrawing an opt-out is the CMS workflow itself, so a differently formatted uploaded template does not make the withdrawal invalid. On the merits it dismissed every revocation ground and found literal direct and indirect infringement, proved not by the standard alone but by the defendants' own test data. The exhaustion defence under Art. 29 UPCA succeeded in principle for products containing Qualcomm modems covered by a licence agreement, producing a carve-out from all orders subject to product-specific proof at the enforcement stage. The competition-law FRAND defence and the contractual IEEE-LOA defence both failed, principally because the implementer provided neither security nor accounting information after its counter-offer was rejected, and because the patentee had additionally opened a pool-licence route through SISVEL that the implementer never engaged with.